物に関する発明や考案をした場合に、特許として保護を受けるべきか、それとも実用新案として保護を受けるべきかは、悩むところだと思います。そのような場合には、以下のように考えればよいかも知れません。

(1)権利行使したり、ライセンスしたりすることはあまり想定していなくて、他人に摸倣されることを防ぎたい場合には実用新案

(2)他人の摸倣を防ぐだけでなく、他人の摸倣に対しては権利行使したり、ライセンスしたりする場合は特許

特許と実用新案を比較すると、一番大きな違いは、特許は審査官による審査を経て登録され、実用新案は審査を経ずに登録されます。このため、権利の信頼性が大きく異なります。つまり、実用新案は、特許に比べると権利の信頼性が低いのです。

このため、実用新案の場合には、権利行使する際には様々な制限をかけて、信頼性の低い権利を行使することで、第三者が不利益を被らないようにしています。例えば、権利行使する場合には、技術評価書と呼ばれる書面(特許庁がその権利が有効かどうかを判断した書面)の提示が必須になります。また、権利行使した後に、その実用新案が無効であることが分かった場合には、権利行使した相手に対して生じた損害を賠償する必要が生じる場合があります。

一方、特許の場合には、実用新案のような制限はありません。また、審査官の審査を経て登録されることから、権利の信頼性が高いため、安心してライセンスすることができます。

なお、費用の面では、特許事務所に特許庁に提出する書類の作成を依頼する場合、特許も実用新案も作成費用は殆ど変わらないと考えていただいて結構です。しかし、特許の場合には、審査官に審査してもらいますので、審査費用(特許庁に支払う費用)が発生します。審査費用は、基本料金が118,000円で、請求項(権利範囲を示す項)の数×4,000円となります。例えば、請求項が5項の場合には、138,000円となります。但し、個人事業主の場合や、中小企業の場合には、申請書類を提出することで、平成30年までは1/3の軽減措置が受けられますので、例えば、138,000円の場合は、46,000円となります。

以上のように、実用新案にするか、特許にするかお悩みの場合には、権利を取得した後にどのようにその権利を使うかを考えて選択することが望ましいと思います。